Dernière mise à jour : Juillet 2026

L’accompagnement de l’avocat dans le cadre d’un contrat de licence de marque

 

Ce guide passe en revue, du point de vue de l’avocat, le cadre juridique de la licence, ses conditions de validité, les obligations réciproques à sécuriser dans la rédaction, puis le contentieux et la fiscalité. L’objectif : vous donner les bons réflexes avant de signer.

Le contrat de licence de marque : définition et cadre juridique

La licence de marque est une autorisation d’usage. Le titulaire de la marque, appelé le concédant, permet à une autre personne, le licencié, d’exploiter son signe pour désigner des produits ou des services déterminés, sans transférer la propriété de la marque. Le fondement de cette opération se trouve à l’article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle, qui prévoit que les droits attachés à une marque peuvent faire l’objet, pour tout ou partie du territoire et des produits ou services protégés, d’une concession de licence d’exploitation exclusive ou non exclusive.

Licence ou cession : deux opérations à ne pas confondre

La distinction est fondamentale, car elle commande l’ensemble du régime. La cession transfère définitivement la propriété de la marque à un nouveau titulaire. La licence, au contraire, n’est qu’un droit d’usage temporaire et encadré : le concédant reste propriétaire et récupère la pleine maîtrise de son signe à l’extinction du contrat. Cette différence emporte une conséquence formelle souvent ignorée. L’article L. 714-1 impose un écrit à peine de nullité pour la cession des droits sur la marque et pour leur mise en gage, mais il n’étend pas cette exigence à la licence. Autrement dit, la licence n’est pas, en théorie, subordonnée à la rédaction d’un écrit pour être valable.

 

 

Faut-il pour autant s’en passer ? Certainement pas. L’écrit reste indispensable pour prouver l’existence et le contenu de l’accord, pour délimiter précisément le périmètre concédé et, surtout, pour permettre l’inscription de la licence au registre. Une licence verbale est une licence fragile, source de litiges sur sa durée, son étendue ou son exclusivité.

💬 Aparté : pourquoi la licence échappe à l’écrit obligatoire La réforme issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019, qui a transposé en droit français la directive européenne sur les marques, a maintenu une asymétrie : la cession, acte translatif de propriété, exige un écrit sous peine de nullité ; la licence, simple autorisation d’usage, n’y est pas soumise. Le législateur considère que la licence peut résulter d’un comportement, d’un règlement d’usage, voire d’une tolérance organisée. En pratique, cette souplesse est un piège : c’est précisément parce que rien n’est imposé que les droits et obligations des parties doivent être fixés noir sur blanc.

Marque française et marque de l’Union européenne

Le régime de la licence dépend du titre concerné. Pour une marque française, enregistrée auprès de l’INPI, c’est le code de la propriété intellectuelle qui s’applique, et les formalités se déroulent au Registre national des marques. Pour une marque de l’Union européenne, gérée par l’EUIPO à Alicante, c’est le règlement (UE) 2017/1001 qui gouverne le contrat de licence. Son article 25 reprend une logique très proche du droit français : la marque de l’Union peut faire l’objet de licences pour tout ou partie des produits ou services et pour tout ou partie de l’Union, de manière exclusive ou non exclusive.

Cette dualité a des conséquences concrètes. Un même groupe peut détenir une marque française et une marque de l’Union couvrant des territoires différents, et une licence rédigée sans tenir compte de cette articulation peut laisser des trous dans la couverture ou, à l’inverse, concéder plus que ce que le titulaire détient réellement. L’audit préalable du portefeuille de marques est donc une étape qui conditionne la solidité du contrat.

Exclusive, non exclusive, totale ou partielle

La licence se module selon plusieurs axes. Elle est exclusive lorsque le concédant s’engage à n’autoriser qu’un seul licencié sur le périmètre convenu, et qu’il renonce parfois lui-même à exploiter ; elle est non exclusive lorsque plusieurs licenciés peuvent coexister. Elle peut aussi être limitée à certains produits ou services parmi ceux que couvre l’enregistrement, à un territoire déterminé, à certains canaux de distribution ou à une durée précise. Chacun de ces curseurs a une valeur économique et juridique : plus l’exclusivité est large, plus la responsabilité du concédant à l’égard du licencié est lourde, comme on le verra à propos de la garantie.

Les conditions de validité du contrat de licence de marque

Pour produire ses effets, un contrat de licence de marque doit reposer sur une marque valable, un objet clairement défini et une contrepartie réelle. À ces conditions de fond s’ajoute une formalité décisive : l’inscription au registre.

Une marque valable, en vigueur et disponible

On ne concède que ce que l’on détient. La marque doit être enregistrée, en cours de validité, et le concédant doit en être effectivement titulaire pour les produits et services concédés. Une marque expirée faute de renouvellement, ou frappée d’une cause de nullité, ne peut servir de support solide à une licence. Le concédant a donc une obligation continue de maintien du titre : il doit veiller au renouvellement décennal et défendre la marque contre les atteintes des tiers. C’est aussi à ce stade que l’on vérifie l’absence d’antériorités gênantes et la cohérence des classes visées avec l’usage projeté par le licencié.

La redevance et la cause de l’engagement

La licence est presque toujours consentie en contrepartie de redevances, dont les modalités constituent l’un des cœurs du contrat : assiette de calcul, taux, minimum garanti, fréquence de paiement, éventuel droit d’entrée. La Cour de cassation a précisé ce que rémunère cette redevance. Dans un litige opposant une société titulaire de la marque « Les Complices » à son licencié, qui avait cessé de payer en invoquant le déséquilibre économique du contrat, la chambre commerciale a jugé que la cause de l’obligation de payer réside dans la mise à disposition de la marque, et non dans la rentabilité du contrat (Cass. com., 18 mars 2014, n° 12-29.453). Concrètement, un licencié ne peut pas se libérer de ses redevances au motif que l’exploitation s’est révélée moins profitable qu’espéré : il a obtenu ce pour quoi il s’est engagé, à savoir le droit d’utiliser le signe.

 

💬 Aparté : la mauvaise année ne dispense pas de payer. La jurisprudence précitée est précieuse pour les concédants. La contrepartie de la redevance, relève de l’accès à la marque  quand le risque commercial de l’exploitation pèse, lui, sur le licencié. D’où l’intérêt, côté licencié, de négocier des clauses de révision ou de sortie plutôt que de compter sur une remise en cause du contrat.

L’inscription au registre, clé de l’opposabilité

Une licence valable entre les parties n’est pas pour autant opposable aux tiers. L’article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle subordonne cette opposabilité à l’inscription de la licence au Registre national des marques. Pour une marque de l’Union européenne, l’article 27 du règlement de 2017 pose la même exigence d’inscription au registre de l’EUIPO. L’inscription conditionne également, on le verra, certaines facultés d’agir en justice. Négliger cette démarche, c’est se priver d’une partie de la protection que le contrat est censé offrir.

Les obligations des parties : ce que la rédaction doit verrouiller

Le contrat de licence fait naître des obligations réciproques que la négociation et la rédaction doivent traduire avec précision. C’est là que se joue, le plus souvent, l’issue des litiges.

Les obligations du concédant

Le concédant doit avant tout assurer au licencié une jouissance paisible de la marque. Cela recouvre plusieurs engagements. Il doit garantir qu’il est bien titulaire des droits concédés et que la marque est exempte de revendications. Il doit maintenir le titre en vigueur pendant toute la durée du contrat. Il doit aussi une garantie du fait personnel : il ne peut pas, par son propre comportement, ruiner l’exploitation qu’il a autorisée.

 

Les obligations du licencié

Concernant le licencié, l’obligation première est le paiement des redevances dans les conditions convenues, sans pouvoir s’y soustraire en invoquant la faible rentabilité de l’exploitation. À cela s’ajoutent plusieurs engagements tout aussi importants :

• Exploiter sérieusement la marque. L’usage est l’oxygène de la marque. Faute d’usage sérieux pendant cinq ans, le titulaire encourt la déchéance de ses droits au titre de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle. Heureusement, l’usage fait par le licencié avec le consentement du titulaire vaut usage de la marque : une licence bien suivie protège donc le titre. Encore faut-il que le licencié exploite réellement, et que le contrat lui en fasse l’obligation.
• Respecter le périmètre concédé. Durée, territoire, produits et services, forme du signe, qualité : franchir l’une de ces limites expose le licencié à voir le concédant lui opposer ses droits de marque, l’article L. 714-1 permettant précisément d’invoquer la marque contre le licencié qui enfreint les limites de sa licence.
• Se conformer aux standards de qualité définis par le concédant et accepter le contrôle correspondant.
• Ne pas contester la validité de la marque pendant l’exécution du contrat, et restituer ou cesser tout usage à son terme, la question du sort des stocks méritant une clause dédiée.

Le contrôle qualité, angle mort des contrats

C’est la clause que l’on oublie et qui se venge. La marque garantit au public une origine et un niveau de qualité constants. Si le licencié dégrade les produits ou services au point que la marque devienne trompeuse, le titulaire s’expose à la déchéance pour déceptivité : l’article L. 714-6 prévoit la déchéance de la marque devenue, du fait de son propriétaire, propre à induire le public en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance. Le concédant a donc un intérêt vital à stipuler un véritable pouvoir de contrôle (cahier des charges, audits, échantillonnage, droit de retrait) et à l’exercer effectivement. Un contrôle de façade ne protège personne.

 

 

 

Contentieux et sanctions du contrat de licence de marque

 Lorsque l’exécution dérape, le contrat de licence de marque déploie ses mécanismes de défense, sur le terrain de la contrefaçon comme sur celui de la responsabilité contractuelle. S’y ajoute un volet fiscal qu’aucun dirigeant ne peut ignorer.

Qui peut agir en contrefaçon ?

La contrefaçon est l’atteinte portée au droit du titulaire ; elle engage la responsabilité civile de son auteur, selon l’article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle. Reste à savoir qui peut agir. L’article L. 716-4-2 régit la qualité pour agir : l’action est en principe engagée par le titulaire de la marque, ou par le licencié avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat. Le bénéficiaire d’une licence exclusive dispose toutefois d’une faculté propre : il peut agir lui-même en contrefaçon si, après avoir mis le titulaire en demeure, celui-ci n’exerce pas son droit dans un délai raisonnable. Enfin, toute partie à un contrat de licence peut intervenir dans l’instance engagée par une autre pour obtenir réparation de son préjudice propre. Le même schéma se retrouve pour la marque de l’Union européenne à l’article 25 du règlement de 2017.

En pratique, l’inscription de la licence au registre et la rédaction des clauses relatives à la défense de la marque déterminent la marge de manœuvre du licencié. Une licence muette sur ce point, ou non inscrite, peut priver le licencié de réactivité face à un contrefacteur. L’action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer.

Résiliation et indemnisation

Sur le terrain contractuel, le manquement d’une partie ouvre les sanctions classiques : exécution forcée, exception d’inexécution, résiliation et dommages-intérêts. Le non-paiement persistant des redevances ou le défaut d’exploitation peuvent justifier la résiliation aux torts du licencié ; un manquement du concédant à sa garantie peut, à l’inverse, justifier que le licencié suspende ou réduise ses paiements. Lorsque la contrefaçon est caractérisée, l’évaluation des dommages-intérêts obéit à l’article L. 716-4-10 : le juge prend en compte les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner et la perte subie, le préjudice moral, et les bénéfices réalisés par le contrefacteur ; à la demande de la partie lésée, il peut aussi allouer une somme forfaitaire, supérieure au montant des redevances qui auraient été dues si l’autorisation avait été demandée. Cette dernière option est précieuse lorsque le préjudice est difficile à chiffrer.

Le volet fiscal : redevances, TVA et retenue à la source

La fiscalité est le troisième pilier, trop souvent traité après coup. Quatre points méritent une vigilance particulière.

D’abord, la TVA. La concession d’une marque commerciale est une activité économique taxable : les redevances sont en principe soumises à la TVA au taux normal de 20 %. La marque commerciale est, pour l’administration, un bien professionnel par nature, dont la concession ne relève pas d’une simple gestion patrimoniale privée.

Ensuite, la déductibilité des redevances chez le licencié. Elles constituent en principe des charges d’exploitation déductibles, à condition notamment que le droit concédé ne puisse être inscrit à l’actif immobilisé ; à défaut, l’administration peut tenter de requalifier la dépense en immobilisation amortissable, avec un coût fiscal à la clé. La rédaction des clauses du contrat (durée, cessibilité, renouvellement) influe directement sur ce traitement.

Troisième point, les flux internationaux. Les redevances versées à un bénéficiaire qui n’a pas d’installation professionnelle permanente en France relèvent de la retenue à la source de l’article 182 B du code général des impôts. Son taux de droit interne est, en principe, aligné sur le taux normal de l’impôt sur les sociétés, soit 25 %, et il est porté à 75 % lorsque le bénéficiaire est établi dans un État ou territoire non coopératif. Ce taux peut être réduit, voire supprimé, par une convention fiscale ou, entre sociétés associées de l’Union, par le régime des intérêts et redevances. Vérifier la convention applicable avant tout versement est un réflexe indispensable.

Enfin, les relations intragroupe. Lorsque concédant et licencié appartiennent au même groupe, le niveau des redevances doit refléter des conditions de pleine concurrence, sous peine de redressement au titre des prix de transfert. Renoncer à percevoir des redevances peut même être qualifié d’acte anormal de gestion : le Conseil d’État l’a rappelé dans l’affaire de la marque « Le Fouquet’s », en admettant toutefois que l’entreprise puisse justifier l’avantage consenti par la préservation de ses propres actifs (CE, 10 février 2016, n° 371258).

Les conseils pratiques de l’avocat

Au terme de ce panorama, quelques réflexes permettent de transformer une idée d’accord en contrat solide.

Commencez par un audit de la marque : titularité réelle, validité, classes, territoires, antériorités et adéquation avec l’usage projeté. C’est le socle de tout le reste. Définissez ensuite avec précision le périmètre de la licence (exclusivité ou non, produits et services, territoire, canaux, durée, renouvellement) car chaque imprécision deviendra un terrain de litige. Soignez la clause de redevances : assiette, taux, minimum garanti, droit d’audit des comptes du licencié, indexation éventuelle. Stipulez un contrôle qualité effectif et donnez-vous les moyens de l’exercer, pour éviter le risque de déceptivité.

N’oubliez pas l’inscription au Registre national des marques ou à l’EUIPO, condition d’opposabilité et levier d’action en contrefaçon, et organisez le suivi des renouvellements pendant toute la vie du contrat. Anticipez la sortie : sort des stocks, cessation d’usage, non-concurrence, restitution des supports. Articulez enfin le contrat avec sa dimension fiscale dès la rédaction, plutôt que de la subir lors d’un contrôle.

Chaque licence est un cas particulier, dont l’équilibre dépend du secteur, du rapport de force et de la stratégie de marque. Faire relire ou rédiger votre contrat de licence de marque par un avocat permet d’identifier les clauses sensibles, de sécuriser vos redevances et de protéger durablement votre signe. Pour un audit de votre situation ou la rédaction d’un contrat sur mesure, prenez rendez-vous avec le cabinet : un échange en amont coûte toujours moins cher qu’un contentieux.

 

 

---

Sources

• Code de la propriété intellectuelle, articles L. 714-1, L. 714-5, L. 714-6, L. 714-7 (transmission, déchéance, opposabilité).
• Code de la propriété intellectuelle, articles L. 716-4, L. 716-4-2 et L. 716-4-10 (contrefaçon, qualité pour agir, réparation), issus de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019.
• Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, articles 25 et 27 (licence et opposabilité) — EUIPO.
• Code général des impôts, article 182 B (retenue à la source sur les redevances) ; doctrine administrative BOFiP relative à la TVA sur la concession de marque et aux retenues à la source.
• INPI — Registre national des marques (inscription des actes affectant la vie de la marque).

Jurisprudence

• Cass. com., 18 mars 2014, n° 12-29.453 : la cause de l’obligation de payer les redevances réside dans la mise à disposition de la marque, et non dans la rentabilité du contrat ; le licencié ne peut se libérer en invoquant un déséquilibre économique.
• Cass. com., 14 novembre 2006, n° 04-16.338 : le concédant qui concurrence directement son licencié, au mépris d’un minimum garanti, manque à son obligation de garantie du fait personnel.
• CE, 10 février 2016, n° 371258 : la renonciation à percevoir des redevances de licence de marque entre sociétés liées peut constituer un acte anormal de gestion, sauf justification par la préservation des actifs de l’entreprise.

Mots-clés

Contrat de licence de marque, licence de marque, concession de marque, redevances de marque, licence exclusive, licence non exclusive, cession de marque, INPI, marque de l’Union européenne, EUIPO, contrefaçon de marque, déchéance de marque, inscription au Registre national des marques, retenue à la source redevances, prix de transfert marque, avocat propriété intellectuelle.

---

Avertissement : les taux et montants mentionnés (taux de TVA, taux de retenue à la source, durée de prescription) correspondent aux règles et plafonds légaux en vigueur à la date de rédaction ; ils peuvent être modulés selon les situations, notamment par les conventions fiscales internationales, et évoluer dans le temps. Cet article a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique individualisée. Chaque situation devant être appréciée au cas par cas, il est recommandé de consulter un avocat avant toute décision.